Intellectual Property Law &the Information Society : Cases &Materials (상표법 제1부)

오늘은 상표법 제1부 스터디 – chapter 6, 7, 8은 담달에 하기로 함

Chapter 5 : 상표권 보호 대상 요건 – 양파님 

<1>p123 – 127 (5)

Use as a Mark: Source Identification Function

a.) Actions of the Source

 

마이크로스트래티지 대 모토롤라 (2001년)

MicroStrategy Inc. v. Motorola, Inc. 245 F.3d 335 (4th Cir. 2001)

 

  1. 2000년 6월 모토롤라는 새로운 기업 홍보용 브랜드 문구를 만들기로 함
  2. 이를 위해 3군데 홍보회사와 접촉하였고 오길비앤매더가 제안한 Intelligence Everywhere를 트레이드마크로 전 세계 브랜드로 사용하기로 함
  3. 오길비앤매더와 내부법무팀은 해당 문구를 상표로 사용하는데 문제 없다고 판단함
  4. 또한 해당 문구를 일부 상품의 상표로 사용할 뿐만 아니라 intelligenceeverywhere.com을 도메인 소유자인 캐나다 Cel사에게서 해당 권리와 도메인을 취득
  5. 이에 모토롤라는 2000년 10월 미특허상표국에 intent-to-use 를 제출
  6. 2001년 1월,  MS사는 자신들이 적어도 1998년 이전부터 인텔리전스에브리웨어를 상표로 써왔음을 모토에게 알림. 또한 common law protection에 따라 모토의 행위는 불법이라 주장. 모토는 마크 사용은 주법이나 연방법 위반이 아닌바 그대로 사용할 것을 천명. 엠에스사는 모토롤라가 해당 문구에 대한 자신들의 권리를 침해했음을 통보하고, 특허상표국에 신청서를 제출
  7. 2001년 2월 13일, 마이크로스트래티지사는 상표침해, 가치하락, 무단점유를 근거로 모토를 고발. 상표사용금지 가처분신청하나 기각됨. –> 엠에스의 주장은 근거가 없다고 판단 – 사용하긴 했으나, 수 많은 문구 중의 하나로 사용했을 뿐 (독립적인 상품으로 사용한 적이 없었음)

<2>p127 – 132 (6)

b.)Nature of the Mark: Distinctiveness

아베크롬비 앤 피치 대 헌팅월드 (1976년)

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d (2nd. Cir. 1976).

 

  1. 1970년 1월, Abercrombie사는 자사의 ‘Safari‘와 ’Safari’를 포함하는 결합상표를 침해하였다는 이유로 경쟁사인 Hunting World사를 뉴욕주 남부지구 지방법원(SDNY)에 제소
  2. Abercrombie사는 ’Safari Mills‘라는 상표를 1919년부터 등록받아 사용해 오던 Robert A. Suffern로부터 1939년에 그 상표에 관한 권리를 양수받아 사용하면서 ‘Safari’라는 말을 남성용 및 여성용 외투에 사용해 왔고, 셔츠. 신발, 벨트, 낚시용 조끼 등의 의류와 캠핑텐트, 캠핑도끼 등 다양한 레저용품들로 상표사용상품을 확장하여 왔다.
  3. 그런데, 1965년 Hunting World 社가 사파리 또는 사냥에 필요한 상품을 판매하면서 ’Safari’란 상표를 사용하자, 자신의 상표침해를 이유로 소송을 제기했다.
  4. 본 사건은 상표의 식별력에 관한 기존의 판례들을 종합적으로 정리하고, 후에 많은 판결에서 본 판결의 분류방법을 따라서 본 판결의 분류법은 일반적으로 통용된다.
  5. 본 판결에 따르면, 상표는 그 식별력의 강도에 따라 Generic Marks(일반명칭 및 관용표장), Descriptive Marks(기술적 표장), Suggestive Marks(암시적 표장), Arbitrary Marks (임의선택표장) 또는 Fanciful or Coined Marks(조어/창작 상표)의 4가지 카테고리로 나누어지고, 각기 식별력의 강도나 법률적 취급이 다르다고 한다. 앞쪽에서 뒤쪽으로 갈수록 식별력이 강한 상표이다. (아베 크롬비 테스트)

 

ㅇ표장의 분류

1) 일반명칭(Generic term)

특정한 종류나 분류의 물건에 대한 이름이다. 일반명칭은 결코 상표등록이 될 수 없으며 혹시 등록되었어도 취소되게 된다.

2) 기술적 표장(Descriptive term)

어떤 물품이나 서비스의 특징이나 품질을 표시하는 표장이다. 색상, 향기, 기능, 치수, 재료를 나타내는 것을 말한다. 연방상표법에 의해 기술적 표장은 일반적으로 상표로 보호받을 수 없으나 소비자 일반에 의해서 파생적 의미를 취득하는 경우에는 유효한 상표가 될 수 있다. 일반명칭과 기술적 표장의 중요한 차이는 일반명칭은 어떤 경우에도 상표로서 보호받을 수 없다는 점이다.

 

3) 암시적 표장(Suggestive term)

소비자가 어떤 재화나 용역의 성질에 대해서 판단하기 위해서는 연상작용을 필요로 하는 따라서 기술적으로 묘사하기 보다는 암시하는 표장이다. 파생적 의미에 대한 입증을 필요로 하지 않고서도 상표로서 보호된다.

4) 가상의 표장(조어적 표장, Arbitrary or Fanciful term)

표장이 적용되는 재화나 용역과는 아무런 관계가 없는 것으로서 암시적 표장과 마찬가지로 파생적 의미의 취득과 상관없이 상표로서 보호된다.

<3>p132 – 134 (3)

자타레인즈 대 오크 그루브 스모크하우스 (1983년)

  1. Zatarain’s는 수백가지의 식품을 제조하고 공급하는 회사이며 그 중에서 ‘Fish-Fri’와 ‘Chick-Fri’라는 튀김용 반죽제품을 생산하여 공급하였다. 또한 이들 상표를 각각 1962년 6월과 1976년 9월에 등록받았다. ‘Fish-Fri’는 옥수수가루로 만들어진 것으로 생선과 해산물을 요리하는데 사용되는 것으로 1950년대부터 사용되어 1962년 6월에 상표등록되었다.
  2. ‘Chick-Fri’는 양념이 된 옥수수가루 반죽으로 치킨과 다른 식품을 튀기는데 사용하는 제품으로 1968년부터 사용되었으며 1976년 9월에 상표등록되었다.
  3. 피항소인인 Oak Grove는 1979년 3월부터 ‘fish-fry’와 ‘chicken-fry’ 마케팅을 시작하였는데 제품의 포장에는 자사의 이름, 상징 그리고 ‘FISH-FRY’와 ‘CHICHEN-FRY’라는 단어를 함께 사용하였다.
  4. 1979년 6월 Zatarain’s는 피항소인인 Oak Grove를 루이지애나 동부지방법원에 상표권 침해와 불공정 경쟁행위를 이유로 고소하였다.
  5. 이에 대해 지방법원은 ‘Fish-Fri’는 기술적 표장으로서 파생적 의미를 획득하였으나, Oak Grove가 공정한 사용을 하였으므로 상표침해를 주장한 원고의 주장을 기각하였다.
  6. ‘Chick-Fri’는 기술적 표장으로 파생적 의미를 획득하지 못하였으므로 상표의 등록을 취소하는 판결을 내렸다.
  7. 이에 대해 Zatarain’s는 첫째, ‘Fish-Fri’는 공정한 사용이 적용되지 않는 암시적 표장이며 둘째, 만약에 ‘Fish-Fri’를 기술적 표장이라고 하여 공정한 사용이 적용가능하다 해도// Oak Grove의 침해상표사용은 선의가 아니었으며 셋째, ‘Chick-Fri’에 대해서 Zatarain’s가 파생적 의미를 지녔음을 입증하는 충분한 근거를 제출하였음에도 지방법원이 상표의 등록을 취소함으로써 과오를 범했음을 주장하면서 CAFC에 항소하였다.
  8. CAFC는 원고의 이와 같은 주장에 대해서 지방법원의 판결을 전적으로 지지하는 판결을 하였다.
  9. 또한4가지 표장의 종류 중 기술적 표장에 대해서는 예외적으로 상표등록이 가능한 파생적 의미취득에 관한 사항과// 이 경우에도 다른 당사자가 동 표장을 사용할 수 있는 공정한 이용에 관한 사항을 상세히 설명하고 있다.
  10. 파생적 의미취득: 기술적 표장의 경우 일반적으로는 상표로서 보호될 수 없지만 소비자 일반에 대해서 파생적 의미를 취득하는 경우에는 보호받을 수 있다. 일반적이고 그 자체의 주된 의미를 가진 단어가 특정의 제품과 오랫동안 함께 사용되면서 명확히 그 제품을 지시하는 것으로 알려진 것을 의미한다. 기술적 표장이 파생적 의미를 취득하였음을 입증하기 위해서는 원고가 그 주된 의미가 소비자 일반에 대해서는 그 제품을 의미하는 것이 아니라 그 제조업자를 의미하는 것임을 입증하여야 한다. 이 내용에 대한 입증책임은 원고에게 있으며, 파생적 의미를 취득하였음을 입증하기 위해서는 높은 정도(High Degree- 마케팅에서 얼마나 비용을 썼고, 인지가 어느 정도인가 등등으로)의 입증이 필요하다.
  11. fish fri : 공정한 사용의 방어(A “Fair Use”): 기술적 표장이 파생적 의미를 획득한 경우에도 다른 사람들이 동 상표를 사용할 수 있는 것이 허용되는 경우가 있는데 이것이 바로 공정한 사용이다. 상표 침해에 있어서 피고는 정당하게 그리고 선의로 재화나 용역의 party 또는 그들의 지리적 기원을 고객들에게 설명하기 위해서 사용한 경우에는 공정한 사용의 방어를 주장할 수 있다. 파생적 의미를 취득한 기술적 표장을 상표로 등록받은 자는 그 용어의 주된, 기술적 의미에 대해서는 배타적인 법적 권리를 가질 수 없으며 누구라도 재화나 용역의 출처에 관하여 소비자에게 혼동을 주지 않는 한 자유롭게 주된, 기술적 의미로 그 표장을 사용할 수 있다. – fry는 과연 공정한 사용인가-
  12. Fish-Fri 는 파생적 의미 획득했으므로 상표보호는 가능하나, 오크 그룹의 공정이용 인정
  13. Chick-Fri 는 파생적 의미 획득 실패

 

<4>p135 – 140 (6)

퀄리텍스 대 제이콥슨 프로덕츠 (1995년)

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.

 

  1. Qualitex Co.는 다리미 받침을 생산하는 업체로서 1950년 이후 자신이 생산하는 다리미 받침 전체를 초록색으로 하고 그 둘레를 금색으로 한 제품을 생산하였다.
  2. Jacobson Products Co., Inc.는 1989년 이후 원고와 동일한 제품을 만들기 시작하였는데, 당시 지명도가 매우 높던 퀄리텍스의 다리미 받침과 동일한 색상을 사용하면서 상표는 전혀 다르게 하는 전략을 사용하였다.
  3. 이에 퀄리텍스는 제이콥슨에게 해당 색상의 사용을 중지해 달라는 요구를 하였으나 제이콥슨이 이를 거부하자 상표권 침해 소송을 개시한다.
  4. 1심 법원은 색상도 상표로 등록할 1 수 있다고 판시하여 원고가 승소하였으나, 2심 법원(제9순회법원)은 렌험법상 색상 자체는 상표로 등록할 수 없다고 판시하여 피고

의 손을 들어주었다. 이에 원고가 대법원에 상고한 사안.

  1. 본건은 제품의 색상이 상표로서의 식별력이 있어 렌험법상 등록이 가능한지 여부가 주요 쟁점.
  2. 본건은 매우 민감한 사안으로서 일반인이 접할 수 있는 색상이 한정된 현실에서 특정 제품의 특정 색상에 식별력을 부여할 경우 그 생산자에게 해당 색상의 독점권을 부여하는 결과를 초래할 가능성이 있어 연방 대법원의 판결 결과에 학계 및 산업계의 관심이 집중.
  3. 본건 소송 이전에도 특정 색상을 상표로 등록할 수 있는지, 상표로 등록할 수 있다면 어느 정도의 효력을 부여할 것인지에 대해 수많은 논란이 있었다.
  4. 본건의 다리미 받침, 페라리 스포츠카의 불타는 듯한 빨강색, 맥북(애플사의 노트북)의 흰색, 3M사의 노란색 포스트 잇 등 소비자가 해당 제품의 색상만 보고도 제품의 출처를 가늠할 수 있는 제품에 있어 색상은 단순히 소비자에게 선택권이 부여되는 색상의 선택과는 전혀 다른 문제이다.
  5. 본 판결은 위와 같은 논란에 종지부를 찍는 계기가 된다.
  6. 본 판결은 특정 색상도 소비자가 이를 해당 상품이 아닌 상표로 인식하기 시작하면 식별력이 있어 상표로 인정된다고 판시하고 있다. 다만 이 판결은 특정 개인에게 특정 색의 독점을 인정하는 결과를 초래하게 되는 문제가 발생되는데 대법원이이러한 경우의 방어 수단으로 기능성(functionality)을 사용한다.
  7. 경험법 상 상표법 침해 소송의 피고가 사용할 수 있는 방어 방법은 기술적 상표의 경우 2차적 의미의 부재와 본건에 있어 연방 대법원이 정한 기능성의 유무
  8. 기능성이란 색상, 디자인 등 비언어적 상표에만 적용되는 방어 방법으로서, 해당 색상, 디자인 등이 경쟁자들의 제품 생산에 없어서는 아니 될 중요한 기능인 경우, 즉, 해당 색상, 디자인 등 비언어적 상표를 특정 개인 또는 기억에게 인정하여 독점권을 부여할 경우 경쟁자 또는 경쟁 기업의 제품 개발 자체를 억제하는 결과가 발생할 경우 해당 색상 디자인 등 비언어적 , 상표의 등록 및 그 효력을 부인하는 것을 주된 내용으로 한다.
  9. 연방 대법원은 상고인(원고)의 다리미 받침 색상의 상표 등록 가능성에 대한 피상고인(피고)의 기능성 항변15)에 대해 “비언어적 상표가 사용에 필수적인 요소 또는목적이거나, 비용 또는 품질에 영향을 줄 경우(essential to the use or purpose of the article, or affects its cost or quality)” 상표로서의 효력을 부인한다는 전제 하에, 상고인이 현재까지 사용하고 있는 다리미 받침의 색상은 위 요건 중 어느 것에도 해당하지 않는다고 판시하여 원고의 손을 들어주었다.
  10. 연방 대법원의 태도는 다리미 받침의 색상이 일반적으로 다리미 받침의 기능 또는 품질과 깊은 관련이 없기 때문에 별다른 이의가 없다고 볼 수 있다.
  11. 결국 기능성 인정 여부가 색상의 상표권 인정 여부의 가장 중요한 변수라고 할 것 이다.

 

<5>p140 – 144 (5)

월마트 스토어 대 사마라 브라더스 (2000년)

Wal-mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.

 

  1. 원고(피상고인) Samara Brothers, Inc.는 아동복 제조업체로서 특히 꽃, 과일 등이 새겨진 여아용 원피스를 전문으로 제작하여 JC Penny 등 저가형 아웃렛 매장에 공급하는 회사이다.
  2. 피고(상고인) Wal-Mart Stores는 세계 최대의 할인 전문점으로서 본건과 관련하여 Judy-Philippine Inc.라는 회사와 여아용 원피스 공급 계약을 체결하게 된다. 그런데, 피고가 위 Judy-Philippine Inc.과 여아용 원피스 공급 계약을 맺으면서 원고가 제작한 꽃과 과일 등이 새겨진 원피스 사진을 건넸고, 이에 Judy-Philippine Inc.는 사실상 원고의 제품과 동일한 디자인의 여아용 원피스를 제작, 피고에게 공급하게 된다.
  3. 원고가 생산한 제품을 구입한 소비자가 피고 매장에 가서 자신이 구입한 제품과 동일한 상품이 훨씬 저렴한 가격에 판매되는 것을 보고 원고에게 항의하였고 이에 원고는 피고가 자신의 디자인을 도용한 여아용 원피스를 판매하고 있음을 알게 되어 본건 소송이 시작되게 된다.
  4. 본건의 쟁점은 과연 특정 제품의 디자인을 상표로 인정하여 그 효력을 인정할 수 있는지, 상표로 인정할 경우 2차적 의미를 요하는지 여부이다.
  5. 본건 연방 대법원 판결을 이해하기 위해서는 첫 번째로 살펴본 Two pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 사건에서 살펴본 trade dress 중 product packaging과 product design의 차이점을 명확히 하여야 한다.
  6. product packaging이라 함은 해당 제품의 포장, 상점의 인테리어, 선전용 카탈로그 등 제품 자체가 아닌 제품을 돋보이게 하는 주변 환경을 의미한다(참고 Two pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.이 바로 product packaging에 관한 사안이다).
  7. 이에 반해 product design은 해당 제품의 자체의 생김새를 의미하는 것으로 해당제품의 출처를 연상시키는 product packaging과는 확연히 구별되는 개념이다. 즉, 일반적으로 소비자는 자신이 선호하는 언어적 상표를 지닌 제품을 구입하거나, 선호하는 비언어적 상표와 관련된 상품을 구입하고, 이때 상표는 제품 자체가 아닌 제품의 출처를 나타내는 기능을 한다. 그러나 제품 디자인의 경우 몇몇 예외적인 경우를 제외하고는 제품의 디자인이 해당 제품의 출처를 나태내지는 않는다.
  8. 제품의 디자인은 소비자에게 보다 나은 인상을 주기 위해 존재하고, 진화한다. product packaging과 product design의 위와 같은 차이는 제품 자체가 아닌 제품의 출처를 표시하는 상표를 보호함과 동시에 언어적 상표에 비해 그 범위가 제한적인 비언어적 상표에 있어 특정 개인 또는 업체에게 무조건적인 독점권을 부여하지 않고자 하는 서로 상반되는 두 가지 이념을 융합하려는 연방 대법원의 노력이 엿보이는판결이며, 위에서 언급한 비언어적 상표의 효력에 대한 2개의 판결과의 비교 또한언급되는 매우 의미있는 판결이다.
  9. 미 연방 대법원은 trade design을 본질적 식별력이 있는 trade dress와 구별하여 전자의 경우 언제나 일반인들이 해당 상표를 상품이 아닌 출처와 연관 시킬 때, 즉 이차적인 의미가 있을 때만 식별력이 있고,// 후자는 색상과 마찬가지로 2차적 의미가있어야만 상표로서의 효력이 발생한다고 판시하였다. 다시 말하면 연방대법원은 소비자들은 옷의 디자인을 봤을 때 특별한 경우를 제외하고는 제조사를 연상하지는 않는다 고 본 것이다( 옷의 디자인은 trade design).
  10. 재판 과정에서 피고는 two pesos 사건의 연방 대법원 판결을 인용하면서 기능성 항변을 하였다. 피고는 일관되게 원고가 여아용 원피스에 과일, 꽃 등의 문양을 사용한 디자인에 대한 독점권을 보유할 경우 경쟁 업체의 이익 및 소비자의 이익을 침해 한다며 원고가 제작한 여아용 원피스의 디자인이 기능적임을 부각시키려 하였다.
  11. 이와 동시에 피고는 product packaging과 product design의 구별 방법이 모호함을 주장하면서 2차적 의미를 요구하는 판결이유를 비난하였다. 이에 대해 연방 대법원은 product packaging과 product design을 구별해야 하는 횟수와 어려움이 product design에 본질적 식별력이 있는지(즉, 2차적 의미를 요하지 않는 강한 상표인지)라는 문제보다 훨씬 용이하다고 판시하여 product packaging과 product design을 구분하여 각 다른 요건을 요구하는 판결 이유 의 정당성 확보에 만전을 기하였다.
  12. 본건 판결 이유를 살펴보면 연방 대법원이 product design의 식별력 유무 및 그 정도의 인정에 대해 많은 고뇌를 한 흔적이 보인다. 즉, 연방 대법원은 특정 개인 또는 업체의 디자인 독점권을 인정하지 않고, 저작권및 특허와의 마찰도 피함과 동시에, two pesos, qualitex 등 선례와의 일관성을 모두확보하기 위해 치명적인 약점으로 작용할 수 있는 명백한 기준의 제시 없는 product packaging과 product design의 구별이라는 방법을 채택하였고, 각각에 서로 다른 요건을 요구하였다.
  13. 일면 비언어적 상표의 범위를 확장한 판결로 볼 수 있으나, 판결 이유를 자세히 보면 상표의 효력을 지나치게 확장한 선례를 그대로 유지하면서 요건을 세분화하여 적용 범위를 제한하는 방법으로 상표의 효력을 제한한 것으로 보인다.
  14. 명확한 기준 제시가 없었으나, 결론 자체에는 별다른 이견이 있다고 보기 어렵다. 즉, 피고가 사실상 카피한 원고 제작 여아용 원피스 디자인이 여아용 원피스 제작 에 필수적인 요소로서 이에 독점권을 부여할 경우 상표권자 외 다른 아동복 업체의 영업에 지대한 장애가 되거나 해당 제품의 생산이 불가능해 지는 것은 아닌 것으로 판단되기 때문이다.

 

*trade dress , trade design

 

<6>p144 – 146 (3)

제시카 리트만, The Exclusive Right to Read (1994년)

13 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 29 (1994)

전문: http://www-personal.umich.edu/~jdlitman/papers/read.htm

 

  1. 어느날 패션디자인의 지적재산권이 폐지되었다고 가정해보면, 모든 디자이너들은 서로 베끼기만 할꺼고, 결국 아무도 창작을 하지 않아 사람들은 똑같은 옷만 입게 되거나, 전량 수입에 의존해야 할꺼다.
  2. 만약 음식 레시피에 대한 지적재산권 보호가 중단된다면 유명 식당이나 음식에 레시피를 서로 베끼게 되므로 유명 식당은 비용 절감을 위해 요리사를 해고하고, 해고된 요리사들은 유럽으로 떠나거나 주말에만 일하는 신세가 되며, 결국 우리 모두는  똑같은 음식을 계속 먹는 처지가 될꺼다.
  3. 이러한 동일 논리로 영화, 소프트웨어, 데이터베이스 산업은 저작권 연장을 주장한다. 주장의 핵심논리는 지적재산권 보호가 있어야 창작의 동기부여가 되고 다양성(영화, 소프트웨어, 데이터베이스, 패션디자인, 레시피)이 증가 된다는 것이다.
  4. 아 물론, 패션디자인과 레시피에는 지적재산권이 적용되지 않는다.

<7>p146 – 152 (7)

트라픽스 디바이스 대 마케팅 디스플레이 (2001년)

Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc Citation : 532 U.S. 23 (US Sup. Ct. Mar, 2001)

 

  1. 특허의 대상이 되고 있던 디자인이 특허권리 만료 이후에도 트레이드 드레스로서 보호될 것인지가 다투어진 사건이다. 쟁점은 문제가 된 디자인이 기능적이라고 하는 점과(만약 기능적이 아니면) 특허 권리 만료 이후에도 트레이드드레스로서 보호될 것인지 라는 점이다.
  2. 문제가 된 디자인은 도로 등에 일시적으로 설치할 수 있는 표지이고, 기초부(base)와 표시부(sign-stand)의 사이에 듀얼 스프링을 이용하여 보다 강한 바람에서도 넘어지지 않고 설치 가능해지고 있다. 이 발명은 특허에 의해 보호되어 있었지만, 피고는 특허의 권리만료 후에 복제하여 팔기 시작했다. 이에 원고가 그 디자인은 트레이드 드레스에 의해 보호되어 있다고 주장했던 것이 이 사건의 시작이다.
  3. 지방법원은 그 디자인은 기능적이어서 트레이드드레스의 보호대상이 아니며, 더욱이 디자인은 2차적 의미도 취득하고 있지 않다고 하여, 트레이드드레스의 보호를 부정하는 약식판결을 내렸다. 제6순회항소법원은 경합자가 이용할 수가 있는 대체품이 존재하므로 트레이드드레스의대상이라고 해 지방법원의 판결을 뒤집었다. 이것에 불복하여 상소되었던 것이 이 사건이다.
  4. 연방대법원은 우선 기능적인지 아닌지의 판단은 「그 디자인이 제품의 사용이나 목적에서 필수적인 것인지 또는 제품의 품질이나 비용에 영향을 주는 것인지」라는 기준으로 이루어지는 것이고, 항소심이 이용한 「경합자가 대체 디자인을 이용할 수 있는지 여부」라는 테스트는 실수라고 하였다. 그 다음에 연방대법원은 특허의 대상이 되고 있다는 것은 그 디자인의 기능성을 보여주는 「강한 증거」라고 가리켰다. 또한 일단 기능성이라고 하는 것이 확립된 경우에는 그 디자인이 2차적 의미를 가지는지 여부는 관계없다고 하였다. 연방대법원은 (특허의 권리기간 중에) 문제가 된 디자인을 커버하고 있는 특허가 침해되어 있다고 하여 원고가 특허소송을 제기한 사실, 특허의 명세서중의 기재내용, 출원 경과를 참작해 이것들도 디자인이 기능성인 것을 나타내는 「추가의 강한 증거」라고 하였다. 그리고, 원고는 문제가 된 디자인이 기능적이 않다는 것을 나타낼 수 없다고 하여, 그 디자인은 기능적인 면이 있어 트레이드드레스 보호대상이 아니라고 하여 항소심의 판결을 뒤집었다.
  5. 즉, 주목을 받고 있던 특허의 대상물로 된 것은 트레이드드레스의 보호대상에서 제외되는지에 대해서는 기능성의 면에서 문제가 된 디자인은 트레이드드레스로 보호되지 않는다고 하는 결론이 나왔으므로(즉 원고의 주장이 거부되었으므로), 판단할 필요가 없다고 하였다.

Chapter 9:  허위광고 (희석화와 사이버해적행위)  – 형님 

1) 허위 광고: 사실에 대한 허위 또는 오인 진술

미국 상표법 § 1125(a): 원산지를 허위 또는 오인하도록 지정하거나 /허위 사실에 대한 허위 또는 오인 진술하는 행위 금지

Avon Products, Inc. v. SC Johnson & Son, Inc.,

   984 F.Supp. 768 (S.D.N.Y. 1997)

  – Avon이 (FDA의 승인을 받지 못하였는데도) Skin-So-Soft가 방충제라고 주장한 것이 § 1125(a) 위반인지?

  – SC Johnson(EPA가 승인한 여러 가지 방충제를 판매)이 Avon에 대하여 SSS를 방충제라고 하여 판매함으로써 SC가 입은 손해의 배상 등을 구함  – SC가 일부나마 SSS를 방충제로 판매한 사실 인정되나, SSS는 충분히 방충효과(epa 법상의 FDA 승인을 받지 않았음 – 행정절차와는 별개임)가 있으므로 위 조항 위반이 아님  (허위광고는 아님)

  – SC는 1988년에 목욕오일인 SSS에 ‘비밀’ 기능이 있고, SSS가 “세상의 여덟 번째 불가사의”라고 광고 

  – Primavera라는 회사가 개발하여 EPA에 등록된 방충제에 대한 서브라이센스를 취득하여, 1994년 5월에 “Skin-So-Soft Three-In-One Product”라는 이름으로 판매를 시작함

– 위 조항의 요건 중 “상업적 광고 또는 선전”, “허위”이거나 “오인 또는 혼동 초래” X(FDA 승인을 받았다거나 실험데이터가 있다고 한 적 없고 그러한 기준에 의하여 판단할 것이 아니라 문자 그대로 허위인지를 기준으로 판단해야 하고, 방충 효과도 있음)

POM Wonderful, LLC v. The Coca-Cola Co.,

   573 U.S. ____, 110 U.S.P.Q.2d 1877 (2014)

어떤 법이 우선 적용되는가의 문제 : FDCA V. 상표법 (둘 다 연방법)

  – POM은 석류와 블루베리 혼합 쥬스를 비롯한 석류 쥬스를 생산, 판매

– Coca-Cola가 혼합쥬스를 만들어 팔면서 ‘석류쥬스’라고 광고, 0.3%의  석류와 0.2%의 블루베리 쥬스 함유

– POM이 Coca-Cola의 광고가 허위 또는 오인광고에 의한 부정경쟁행위라고 주장하며 소를 제기

– 음식이나 음료의 광고에 관한 영역은 상표법이 아닌 ‘연방 음식, 약품 및 화장품법’(FDCA)가 우선적으로 적용되는지가 문제되었는데, 9항소법원은 FDCA가 우선 적용되어 상표법에 의한 소를 제기할 수 없다고 판결

– 연방대법원은 두 법이 배제관계에 있는 것이 아니라 상호 보완관계에 있다고 판결

2) 희석화

미국 상표법 § 1125(c): 유명상표를 흐릿하게 하거나 손상하는 행위 규제

상표희석화 수정법(TDRA) -> 혼동의 발생 또는 발생가능성, 경쟁 또는 실제 경제적 손상의 유무에 불구하고 희석화 인정, ‘유명한’이란 요건은 강화

  1. a) ‘유명한’이란 요건

  ○ Coach Services, Inc., v. Triumph Learning LLC,

     668 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2012)

    – Triumph가 COACH 상표를 시험대비용 교재를 지정상품으로 하여 등록신청

– Coach가 ‘유명한’이란 요건의 입증에 실패

  1. 희석화가 성립하기 위한 유명함

– 미국의 ‘일반 소비 대중’ 사이에서 상표소유자의 상품이나 서비스의 출처를 나타내는 것으로서 널리 알려져야 함

– ‘유명한’지 여부를 결정하기 위하여 고려하여야 할 4가지 요소 규정

– ‘유명한’(그렇다/아니다의 문제)은 ‘혼동가능성’(정도의 문제)보다 더 엄격한 개념  – 유명하다는 것은 정도의 문제가 아님. 유명하면 유명한거지, 어느 정도 유명한 것 이런 식으로 판단할 수는 없음.

– 등록에 대한 이의 또는 등록취소를 구하는 상표의 등록신청일 또는 등록일 이전에 ‘유명’해야 함

– 누구나 아는 이름(household name) 정도 되어야 함

  1. CSI는 유명함 입증에 실패

– 구체적 사실 입증의 문제 (사실관계를 따짐) 누구나 다 알고 있으면 안된다고 하면 안됨/ 광고를 해야 함 / 설문조사도 됨 (현혹시키려고) /

  1. b) ‘상업적 표현’이란 요건; 손상(Tarnishment)에 의한 희석화

   Smich v. Sal-Mart Stores, Inc.,

      537 F.Supp2d 1302 (N.D.Ga. 2008)

  1. 손상 – 샤넬을 룸샤롱 이름으로 쓰는 것.

     – Walmart는 “WALMART” “WAL-MART” “ALWAYS LOW PRICES.         ALWAYS” 등 상표의 소유자

     – Smith는 Walmart를 비판하기 위하여 ‘Walocaust’ 등의 단어가 들어  간 디자인을 만들어 티셔츠, 머그잔 등에 부착하고 이러한 상품을 http://www.CafePress.com에서 판매하고, www.walocaust.com, www.wal-queda.com 등의 도메인이름 사용

– 상표권 침해? 패러디(원래 상표를 상기시킴과 동시에 그와 달라야 하고, 풍자, 조롱, 농담, 오락 등 요소가 있어야 함)인가? O, 패러디라 하더라도 혼동가능성이 있는지는 별도로 판단 가능(효과적인 패러디일수록 혼동가능성은 낮아짐) -> 여러 요소 고려할 때 상표권 침해 X

– 손상에 의한 희석화는 ‘순수하게 상업적인 표현’에만 적용됨. 주로 종교적 또는 정치적 확신을 표현하기 위한 표현이면서 화자에게 경제적 이익도 주는 표현에는 적용 안됨 -> 희석화 X

  1. c) 흐릿하게 하기(Blurring)에 의한 희석화

  Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc.,

     588 F.3d 97 (2d Cir. 2009)

  • Starbucks 상표: Black Bear 상표(“Charbucks Blend” “Mister Charbucks”)
  • 상표의 유사성으로 인해 관련있는 것(association)으로 보이게 함으로써 상표의 가치를 손상시키는 경우 적용 -> 혼동, 경쟁, 경제적 손실 불문
  • § 1125(c)(2)(B): 6가지 요소 등 고려하여 판단
  • 상표의 유사 ‘정도'(degree)를 하나의 요소로 고려할 뿐 상당한(substantial, 실질적) 유사성을 요구하지 않음
  • 상표가 관련이 있는 것으로 연상시키려(associate) 하였는가도 고려요소의 하나인데, 이는 ‘악의’까지 요구하지 않음 (주관적 요건을 엄격하게 본 것은 아님) – 불순한 의도…정도까지 요구하는 것은 아님
  • 실제 그러한 연상효과가 있었느냐도 고려요소 -> 실제 ‘혼동'(confusion)이 있었느냐를 묻는 것이 아님
  • 이러한 요소들에 대하여 잘 못 판단한 1심 판결을 환송함

 

3) 사이버 무단점유(cybersquatting)와 사이버 해적행위(cyberpiracy)

  • § 1125(d)

Lamparello v. Falwell, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005)

  • Falwell은 유명한 목사, “Jerry Falwell” “Falwell”에 대하여 보통법상의 상표권을 가지고 있고, “Listen America with Jerry Falwell”이란 상표 등록, www.falwell.com이라는 웹사이트 운영
  • Lamparello는 www.fallwell.com 이라는 도메인 이름을 등록, Falwel 목사의 견해에 반대되는 내용 게재, 그와 관련이 없음과 그의 웹사이트에 대한 하이퍼링크 제공
  • 1심은 Falwell의 상표권침해, 허위출처표시, 부정경쟁, 사이버스쿼팅 주장을 받아들여 위 도메인 이름의 사용 중지와 이전을 명함
  • 상표권침해와 허위출처표시: 반드시 상표 또는 서비스와 관련된 것임을 요하지 않으나, 그 판단에 필요한 7가지 요소(동일한 상품이나 서비스를 제공하는지 등)를 고려할 때 ‘혼동가능성’이 있다고 보기 어려움 -> 해당X
  • ‘혼동가능성’과 관련 Falwell은 ‘최초관심혼동’(initial interest confusion)에 의한 혼동(상표권자의 상품이나 서비스인 것처럼 하여 고객을 채가면 되고, 실제 거래가 이루어질 때 그 출처에 관하여 혼동이 있을 필요 없음) 주장 – 이는 이 법원에 채택된 바가 없고, 이에 해당하려면 ‘경제적 이익’이 있어야 하는바, Lamparello와 같은 비판적 내용의 웹사이트에는 이런 요소 없음 (이 서비스가 폴웰 목사와 무관하다는 점이 고지되어 있음)
  • 사이버스쿼팅: (1) 도메인이름을 이용하여 이익을 얻으려는 ‘악의’ (2) 주지 또는 유명 표지와 동일하거나 혼동할 정도로 유사 또는 그 희석화의 두 가지 요소가 충족되어야
  • 사이버스쿼팅 방지법(the Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999, ACPA)는 9가지 요소 등을 고려하여 ‘악의’ 여부를 결정하도록 함 -> 비판을 위한 것이고, 비상업적이며, 혼동가능성이 낮고, 많은 도메인 이름을 등록하거나 이를 팔아 이익을 남기려 시도하지 않았다는 점 등을 고려할 때 ‘악의’가 있었다고 보기 어려움
  • 이와 달리 판단한 1심 판결을 취소하고 환송함

 

15 U.S. Code § 1125 – False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

 

(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term “any person” includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(3) In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

(b) Importation

Any goods marked or labeled in contravention of the provisions of this section shall not be imported into the United States or admitted to entry at any customhouse of the United States. The owner, importer, or consignee of goods refused entry at any customhouse under this section may have any recourse by protest or appeal that is given under the customs revenue laws or may have the remedy given by this chapter in cases involving goods refused entry or seized.

(c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment

(1) Injunctive relief

Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

(2) Definitions

(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

(iii) The extent of actual recognition of the mark.

(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(B) For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.

(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.

(iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.

(iv) The degree of recognition of the famous mark.

(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.

(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

(3) Exclusions

The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with—

(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or

(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

(B) All forms of news reporting and news commentary.

(C) Any noncommercial use of a mark.

(4) Burden of proof

In a civil action for trade dress dilution under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that—

(A) the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional and is famous; and

(B) if the claimed trade dress includes any mark or marks registered on the principal register, the unregistered matter, taken as a whole, is famous separate and apart from any fame of such registered marks.

(5) Additional remedies

In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled to injunctive relief as set forth in section 1116 of this title. The owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117 (a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity if—

(A) the mark or trade name that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment was first used in commerce by the person against whom the injunction is sought after October 6, 2006; and

(B) in a claim arising under this subsection—

(i) by reason of dilution by blurring, the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the recognition of the famous mark; or

(ii) by reason of dilution by tarnishment, the person against whom the injunction is sought willfully intended to harm the reputation of the famous mark.

(6) Ownership of valid registration a complete bar to action

The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register under this chapter shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that—

(A) is brought by another person under the common law or a statute of a State; and

(B)

(i) seeks to prevent dilution by blurring or dilution by tarnishment; or

(ii) asserts any claim of actual or likely damage or harm to the distinctiveness or reputation of a mark, label, or form of advertisement.

(7) Savings clause

Nothing in this subsection shall be construed to impair, modify, or supersede the applicability of the patent laws of the United States.

(d) Cyberpiracy prevention

(1)

(A) A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person—

(i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and

(ii) registers, traffics in, or uses a domain name that—

(I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;

(II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or

(III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18 or section 220506 of title 36.

(B)

(i) In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to—

(I) the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;

(II) the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;

(III) the person’s prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;

(IV) the person’s bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;

(V) the person’s intent to divert consumers from the mark owner’s online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;

(VI) the person’s offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person’s prior conduct indicating a pattern of such conduct;

(VII) the person’s provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person’s intentional failure to maintain accurate contact information, or the person’s prior conduct indicating a pattern of such conduct;

(VIII) the person’s registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and

(IX) the extent to which the mark incorporated in the person’s domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c).

(ii) Bad faith intent described under subparagraph (A) shall not be found in any case in which the court determines that the person believed and had reasonable grounds to believe that the use of the domain name was a fair use or otherwise lawful.

(C) In any civil action involving the registration, trafficking, or use of a domain name under this paragraph, a court may order the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark.

(D) A person shall be liable for using a domain name under subparagraph (A) only if that person is the domain name registrant or that registrant’s authorized licensee.

(E) As used in this paragraph, the term “traffics in” refers to transactions that include, but are not limited to, sales, purchases, loans, pledges, licenses, exchanges of currency, and any other transfer for consideration or receipt in exchange for consideration.

(2)

(A) The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located if—

(i) the domain name violates any right of the owner of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or protected under subsection (a) or (c) of this section; and

(ii) the court finds that the owner—

(I) is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1); or

(II) through due diligence was not able to find a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1) by—

(aa) sending a notice of the alleged violation and intent to proceed under this paragraph to the registrant of the domain name at the postal and e-mail address provided by the registrant to the registrar; and

(bb) publishing notice of the action as the court may direct promptly after filing the action.

(B) The actions under subparagraph (A)(ii) shall constitute service of process.

(C) In an in rem action under this paragraph, a domain name shall be deemed to have its situs in the judicial district in which—

(i) the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located; or

(ii) documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name are deposited with the court.

(D)

(i) The remedies in an in rem action under this paragraph shall be limited to a court order for the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark. Upon receipt of written notification of a filed, stamped copy of a complaint filed by the owner of a mark in a United States district court under this paragraph, the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority shall—

(I) expeditiously deposit with the court documents sufficient to establish the court’s control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name to the court; and

(II) not transfer, suspend, or otherwise modify the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court.

(ii) The domain name registrar or registry or other domain name authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this paragraph except in the case of bad faith or reckless disregard, which includes a willful failure to comply with any such court order.

(3) The civil action established under paragraph (1) and the in rem action established under paragraph (2), and any remedy available under either such action, shall be in addition to any other civil action or remedy otherwise applicable.

(4) The in rem jurisdiction established under paragraph (2) shall be in addition to any other jurisdiction that otherwise exists, whether in rem or in personam.

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